USPTO | Nuevas Reglas AGO 2019 a FEB 2020

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Nuevas Reglas Para Solicitantes Extranjeros (Agosto/2019)

A partir de el pasado 03 de Agosto de 2019, la Oficina de Marcas y Patentes de los Estados Unidos (USPTO) requerirá que todo solicitante y registrante de marcas domiciliado en el extranjero sea representado por un abogado licenciado en los Estados Unidos. Este nuevo ordenamiento establece las siguientes reglas:
 
· Solicitudes de marca presentadas a partir del día de 3 de Agosto de 2019, requerirán representación de un abogado licenciado en los Estados Unidos para iniciar, continuar y completar el proceso de registro.
 
· Solicitudes de marca presentadas a partir de hoy dentro del Protocolo de Madrid, no requerirán representación de un abogado de los Estados Unidos para iniciar el trámite pero sí para continuar y completar el proceso de registro en aquellos casos donde la USPTO emita una acción oficial; por ejemplo, incumplimiento con formalidades, rechazos simples y rechazos substantivos.
 
· Igualmente, solicitudes de marca presentadas antes de Agosto 3 de 2019 que continúen en revisión, requerirán representación de un abogado licenciado en los Estados Unidos en caso de recibir una acción oficial por parte de la USPTO –sin importar la base de la solicitud o la naturaleza de dicha acción.
 
· Independientemente de la fecha de solicitud u otorgamiento, todo mantenimiento o renovación del registro de marca deberá ser administrado por un abogado licenciado en los Estados Unidos a partir de hoy Agosto 3, 2019.
 
· Por último, todo procedimiento frente al Tribunal Administrativo de Marcas (TTAB) deberá ser atendido únicamente por abogados practicantes licenciados en los Estados Unidos.
 
Como lo habíamos adelantado, la USPTO ha fijado esta nueva regulación con el objetivo de preservar la integridad de su registro y prevenir el ingreso de solicitudes de marca con firmas y pruebas de uso fraudulentas. Detalles del ordenamiento en: Requirement of U.S. Licensed Attorney for Foreign Trademark Applicants and Registrants.
 
¿Es esta la solución apropiada al problema de solicitudes fraudulentas provenientes del extranjero? Otras jurisdicciones en el mundo han adoptado reglas similares en el pasado; un ejemplo destacado, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual.
      
¿Existen controles similares en la oficina de marcas de su país? Nos gustaría conocer su opinión y comentarios.

USPTO | Nueva Reglas Febrero 2020

A partir de el 15 de febrero de 2020, la Oficina de Patentes y Marcas de los Estados Unidos (USPTO) comenzará a aplicar nuevas reglas al proceso de solicitud de registro de marca. Entre los requerimientos más relevantes que serán incorporados se encuentran los siguientes:

Formato Electrónico Obligatorio: Todas las solicitudes, declaraciones y demás promociones dentro del proceso de registro de marca deben ser presentadas de manera electrónica utilizando la plataforma de la USPTO. A pesar de que el 99% de las solicitudes presentadas en 2019 se realizó de manera electrónica, esta nueva medida confirma que el formato impreso de solicitud quedará legalmente obsoleto, salvo en situaciones extraordinarias.

Correo Electrónico del Solicitante: Todos los solicitantes deberán proporcionar una dirección de correo electrónico como medio de contacto con la USPTO. Este correo debe ser administrado personalmente por el propio solicitante y no por sus abogados; es decir, la regla aplica aun y cuando el cliente está representado por un abogado. Aunque en un principio se anunció que dicha información sería parte del expediente público, la USPTO está considerando la posibilidad de mantenerla confidencial. Un grupo de abogados practicantes hemos firmado una carta a la USPTO proponiendo medidas para salvaguardar la privacidad de los solicitantes, evitar comunicaciones no deseadas (spam) y prevenir posibles estafas; sin embargo, la USPTO aun no ha definido una postura. En todo caso, recomendamos que nuestros clientes (o los clientes de nuestros corresponsales), creen un alias de correo electrónico específicamente para recibir comunicaciones de la USPTO.

Pruebas de Uso Real: la USPTO extremará los criterios de aceptación de pruebas de uso. Hasta ahora, imágenes de envases y etiquetas mostrando la marca eran especímenes de uso aceptables. Sin embargo, una vez implementada esta nueva regla, sólo fotografías mostrando la marca adherida al producto serán válidas. Además, la fotografía debe mostrar el producto tal y como es comercializado en los Estados Unidos; es decir, el envase o etiqueta debe incluir la información que normalmente aparece en dicho producto, por ejemplo: peso neto, volumen, código de barra y lista de ingredientes de acuerdo con la regulación estadounidense. Tratándose de pruebas de uso para registro de servicios, la página web debe incluir la dirección URL y la fecha en que se accedió o imprimió la página.

Estos cambios se suman a aquellos implementados en agosto pasado, donde la UPSTO estableció la obligación de que todo solicitante domiciliado en el extranjero sea representado por un abogado licenciado en los Estados Unidos. 

Registro de Marcas en Estados Unidos

Si su firma necesita la representación de un abogado licenciado en los Estados Unidos para iniciar o dar continuidad a los procedimientos de sus clientes, no dude en contactarnos, en Ker3 Consultoria cuentan con alianzas legales con abogados en Estados Unidos con la experiencia y credenciales apropiadas para representarle y acompañarle en estos procesos de registro de marca.

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